Petição
EXMO. SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
Processo Administrativo nº: Informação Omitida
Nome Completo, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº: Inserir CNPJ, com sede na Inserir Endereço, vem respeitosamente perante V. Exa., oferecer
DEFESA
em razão dos fatos e fundamentos que a seguir se expõe:
I – DOS FATOS
Em apertada síntese, a requerente pleiteia a declaração de nulidade do registro à marca “Nome Completo”, porque, segundo ela, no caso ocorre reprodução no todo ou em parte de marca anteriormente registrada.
Afirma que, o consumidor pode ser induzido a erro pensando que os produtos da requerente são utilizados pela parte requerida, já que são do gênero alimentício.
Cita as diretrizes de análise de Marcas, alegando que não há condições da convivência das marcas, devido a existência de imitação e afinidade entre os produtos.
Contudo, as alegações não devem prosperar, por não condizerem com a realidade, conforme restará demonstrado.
II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
II. 1 Da diferença do ramo de atividade
Primeiramente é importante destacar que as empresas possuem ramos de atividades distintos, a requerente, “Nome Completo, atua no ramo de fabricação de polvilho artesanal, conforme se verifica nos documentos retirados do site da requerente. A requerida “Nome Completo”, atua no comercio varejista de Informação Omitida, conforme documentos em anexo, a empresa realiza vendas de Informação Omitida, contudo nenhum dos produtos são fabricados e nem mesmo levam o nome Nome Completo.
Não se pode olvidar que existem nichos de mercados diferentes do mesmo ramo e isso não confunde o consumidor. O ramo da alimentação é um mercado que contém diversos segmentos (nichos), como no presente caso.
Como bem denota o ilustre doutrinador Fábio Ulhoa Coelho, in Direito Comercial, Vol. 1, 16ª ed, São Paulo, Saraiva, 2012, fl. 221:
“Destaco que duas marcas iguais ou semelhantes até podem ser registradas na mesma classe, desde que não se verifique a possibilidade de confusão entre os produtos ou serviços a que se referem. É respeitado o princípio da especificidade, em suma, sempre que o consumidor, diante de certo produto ou serviço, não possa minimamente confundi-lo com outro identificado com marca igual ou semelhante. Afastada essa possibilidade, será indiferente se as marcas em questão estão registradas na mesma classe ou em classes diferentes.”
É nítido que os públicos alvos de ambas as empresas são distintos, o que afasta a possibilidade d confusão e de induzir o consumidor ao erro.
“Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros. Assim, afastada a possibilidade de confusão, sobeja a possibilidade de convivência das marcas” (REsp 773.126, Rel. Fernando Gonçalves).
Esse entendimento já se encontra pacificado em nossa jurisprudência, senão vejamos:
Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLIDÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE
CONFUSÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MARCA NOTÓRIA. ART.
126 DA LEI 9.279/96. ADMITIDA A CONVIVÊNCIA DAS MARCAS EM LITÍGIO.
PRECEDENTES. (...)
2. Segundo o princípio da especialidade das marcas, não há colidência entre os signos semelhantes ou até mesmo idênticos, se os produtos que distinguem são diferentes.
3. Reconhecida a notoriedade da marca MILLER pelo tribunal de origem, incide o art. 126 da Lei nº 9.279/96, que confere proteção especial à marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade.
4. Afastada a possibilidade de erro ou confusão do público entre as marcas MILLER, da recorrida, e MÜLLLER FRANCO e MILER, da recorrente, ante a ausência de semelhança dos produtos que representam, possível a convivência dos signos em exame. Precedentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1079344/RJ, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/06/2012). Grifo nosso
Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE MARCAS.POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONVIVÊNCIA DE MARCAS ADMITIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICA.REEXAME. …
